注册商标与未注册知名商标的优先关系
——“小肥羊”不正当竞争纠纷案面临的法律问题
林 晓
2003年8月26日，北京市第一中级人民法院公开审理了内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司诉内蒙古华程科贸有限责任公司、北京市石景山华联商厦有限公司不正当竞争纠纷案。由于此案涉及到反不正当竞争法的具体适用、注册商标与未注册知名商标以及商品表示等的优先关系判断等问题，引人瞩目。
? 一、案情简介
原告内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司诉称，1999年原告在传统火锅的基础上加以创新形成了“不蘸小料涮羊肉”的食法，受到消费者的欢迎；至庭审日，“小肥羊”全国特许连锁加盟店已发展至616家，原告的企业字号“小肥羊”，已成为“不蘸小料涮羊肉”食法的特有名称，并成为公众周知的知名品牌；被告华程科贸公司原生产“蜀都川老板”火锅汤料，2000年在“小肥羊”成功后，便大量生产“小肥羊”火锅汤料，使消费者对商品主体及其来源产生了误认；被告华联商厦则销售了该火锅汤料。原告认为被告的行为是一种攀附知名字号的不正当竞争的“搭车”行为，违反了《反不正当竞争法》第5条第2、3项的规定，给原告造成了巨大的经济损失，要求赔偿经济损失100万元。
被告内蒙古华程科贸有限责任公司辩称，原告公司成立于2001年7月11日，而在此之前，被告已于2001年1月12日申请注册了“小肥羊”商标， 标记“小肥羊”注册商标销售火锅汤料不是使用他人的商品名称而是使用自有商标的合法行为，而且原告从未生产过火锅汤料类的商品，被告不存在擅自使用原告知名商品特有名称的问题。
第二被告北京市石景山华联商厦有限公司则主张本公司从未销售过第一被告的产品，自己不应成为本案的诉讼当事人。
同时，通过当庭当事人的质证、辩论所知如下事实，值得关注。
１．被告华程科贸公司举证，1999年9月13日成立的包头小肥羊酒店，于2000年12月1日变更登记为包头小肥羊连锁总店，以后在2001年7月11日采取设立登记方式成立了内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司。据此，被告认为变更登记与设立登记法律性质不同，设立登记意味着新法人的诞生，因此，被告2001年1月12日注册登记的“小肥羊”商标先于原告“小肥羊”商号取得。对此，原告认为，在上述变化中，基本股东并没有发生变化，只是在成立内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司时增加了新股东，法庭应当尊重企业变化发展的事实及商号使用的延续性，因而，原告对“小肥羊”是在先使用。
２．原告举证，被告华程科贸公司原来生产的火锅汤料称为“蜀都川老板”，后来改为使用“小肥羊”商标，并且，其字形字体与原告的“小肥羊”一样。
二、在先使用与反不正当竞争法适用除外法理
通过以上案情介绍可以看出，本案首先需要解决的是在先使用与反不正当竞争法适用的关系问题。
首先必须明确的是，这里议论的“在先使用与反不正当竞争法适用的关系”与商标法有关在先使用的规定存在着内涵上的差异。在商标法中，在先使用在商标注册申请中的意义是明确的（参照商标法第29条，商标法实施条例第19条），其立法目的是对在先使用权利状态的承认。与之相比，“在先使用与反不正当竞争法适用除外”的关系调整，虽然在保护在先使用权利状态上有着相似之处，但是，从结果状态来看，商标法解决的是授权问题，并且给予保护的是经国家授权的专用使用权，而反不正当竞争法保护的则是事实状态利益，因而，二者在具体内涵上有着明显差异。
具体而言，“在先使用与反不正当竞争法适用除外”是指在他人的商品表示、营业表示被需要者广泛认识前或变得知名前，已实际使用相同或类似于该商品表示、营业表示者，具有先使用权；法律将先使用者迄今为止所付出的企业努力而蓄积的信用视为既得权而加以保护（有关法律参见日本不正当竞争防止法第12条第1项3－4号）。在我国，具有类似意义的规定是1995年7月6日国家工商行政管理局颁布的《关于禁止仿冒知名商品特有的名称、包装和装潢的不正当行为的若干规定》，该规定第4条第2款指出：“特有的商品名称、包装、装潢应当依照使用在先的原则予以认定。”
关于“在先使用法律适用除外”的立法目的，可以理解为对于在特定的商品表示（包括营业表示）获得周知性（知名）以前使用相同或类似商品表示者来说，如果在其后他人的商品表示变得周知后而禁止其表示的使用，将欠缺法律的安定性，并且，对在先使用者而言有失公平（参照日本大阪高等裁判所2001年9月27日“和田八事件”判决）。在这里，商品表示、营业表示的周知性（著名性）的存在事实，是确认在先使用状态的前提，即反不正当竞争法将要决定的是某一商品表示（包括营业表示）与知名商品表示之间、或者注册商标与未注册知名商品表示（包括营业表示）之间的优先关系。
值得注意的是，对于因在先使用而不适用反不正当竞争法，法律也有着严格的限制，即要求在先使用者没有“不正当的目的”，并且，在先使用权原则上应是在历来的经营范围内得到承认，如果是对于他人的商品表示（包括营业表示）知名性的搭车而企图扩大自己经营的行为，将受到限制。也就是说，善意的在先使用可以成为反不正当竞争侵权诉讼的抗辩理由。
不过，由于我国反不正当竞争法并没有“在先使用法律适用除外”的具体规定，在反不正当竞争法具体适用中能否参照商标法先使用权保护原则以及国家工商行政管理局的有关规定，值得探讨。
三、注册商标的使用与反不正当竞争法的适用
另一方面，本案涉及的法律问题不单单局限于反不正当竞争法的“在先使用适用除外”法理，由于被告华程科贸公司使用的是“小肥羊”注册商标，而原告并未获得标有“小肥羊”字样的注册商标。这样，本案还将面临两个问题，一是如果确定被告华程科贸公司注册商标“取得”先于原告商号的使用，被告依此能否对抗原告的诉讼请求；二是注册商标的使用在反不正当竞争诉讼中判断是否混同时的影响力。
首先，关于第一个问题，必须一提的是，当庭质证、辩论中被告华程科贸公司声称，该公司生产销售“小肥羊”汤料始于2003年3月，而原告则立即反驳说至迟在2003年2月前已开始生产销售，被告将实际生产销售时间推迟是为了在损害赔偿额计算时谋得利益。
我国商标法采取注册主义，商标权依注册而产生。注册主义意味着与商标使用的社会事实相脱离，承认注册自体创设权利的设权作用。因此，注册主义不追认已经存在着的社会事实，而由注册设定独占排他权，据此形成将来的社会事实并加以保护。在注册主义下的法制具有如下特色：
１．商标不论有无使用，只要其注册存在就允许其存续，因此，为了将来使用而预先注册是可能的，同时，不苛求使用义务，承认自始就无使用意思的防护商标。
２．不承认采取使用主义立法中的拟制使用（constructive use，即商标一旦得到注册，?及申请日视为其使用已开始，在现实中即使不使用对于其申请日后的使用者（除先申请或根据外国申请享有优先权者之外）也具有优先权）。
因此，在我国，注册商标的取得并不等同于该商标的实际使用，“商标的使用”意味着在商品的生产、销售（流通）过程中将商标标识贴付于商品。这样，在反不正当竞争法具体适用中，注册商标的实际使用在决定在先使用顺序时具有特别意义。应当说反不正当竞争法注重的是保护在先使用权利状态（无论是否进行了注册或者是否符合注册条件），与国家工商行政管理局《关于解决商标与企业名称中若干问题的意见》的立场虽有不同，但并不相悖。之所以如此说，是因为后者的目的是为了解决两项既得授权间的矛盾。
其次，关于注册商标的使用在反不正当竞争诉讼中判断是否混同时的影响力问题。在这里，包括两个层面的问题，一是指控主体使用的商标是否为注册商标对判断混同的影响，二是被控侵权主体使用的商标是否为注册商标对判断混同的影响。
与商标法保护注册商标权不同的是，反不正当竞争法第5条是通过禁止不正当竞争行为保护知名商品表示，包括与经营相关的自然人的氏名、商号、商标、标识、商品容器包装等商品表示和营业表示；因此，反不正当竞争法不仅禁止假冒注册商标的行为，也禁止擅自使用知名商品已实际使用着的商标标识。也就是说，关于指控主体使用的商标是否为注册商标，在适用反不正当竞争法时没有区别意义。
那么，在被控侵权主体使用的是注册商标时，适用反不正当竞争法又将做如何考虑呢？这是本案面临的棘手问题。
从反不正当竞争法比较法上看，“可视为依据商标法权利行使的行为不适用不正当竞争防止法”的立法例仅在日本法中出现过（参见旧日本不正当竞争防止法第6条）；根据该项法律规定，如果是依据商标法而行使权利，即使属于商品表示、营业表示的混同行为，也不成为不正当竞争行为。从法律沿革上来讲，如此立法的目的是重视商标注册的结果，即商标权是经审查程序而产生的，必须受到尊重，并且，商标权是国家认为“大致正当”而赋予的权利，不经无效或撤销程序而直接依靠不正当竞争防止法进行限制是不妥的。进一步抽象而言，此项规定可视为在法律地位上不正当竞争防止法不优越于商标法的规定。
不过，上述法律在1993年日本修改不正当竞争防止法时已被删除，并且，商标法、不正当竞争防止法同是竞业法一驾车的两轮的观点，已被广泛认同。现在，即使不经过商标权的无效或撤销程序，直接谋求依靠反不正当竞争法对注册商标的权利行使进行限制也是可能的，只是商标法规定的在先使用权，仍然可以被动地成为抗辩权。
在我国，反不正当竞争法及有关规定中未见有注册商标权的权利行使可以适用除外的规定。相反，商标法第31条规定“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”，这一原则在反不正当竞争法适用中也应是准用的，因为，在商标法与反不正当竞争法调整保护的法律关系中，不允许权利滥用应是一般原则。
四、注册商标与未注册知名商标（商品表示等）的优先关系
在探讨“注册商标与未注册知名商标（商品表示等）的优先关系”问题前，我们首先需要明确如下概念：
1．反不正当竞争法上的商品表示的概念，包含商品表示和营业表示两方面内容，即包括与经营相关的自然人的氏名、商号、商标、标识、商品容器包装等商品或营业表示，并且，在反不正当竞争法中，商号、商标不论是否进行了登记或注册、是否满足商标注册要件，均成为法律保护对象。
２．所谓商号，是商人关于自己营业的名称表示，是“人的标识”的一种，商法将其作为保护对象既是从这个侧面加以把握的。另一方面，商号在赋有了商品标识机能或者营业标识机能的场合，也受到反不正当竞争法的保护（参见反不正当竞争法第5条以及国家工商行政管理局《关于解决商标与企业名称中若干问题的意见》）。
３．根据尼斯协定，各国目前普遍采用的商品和服务分类方法，只是作为商标注册时的管理分类方法，而不是区别判断商品或服务是否类似的标准。这一通念，在我国法律实践中已被认同。国家工商行政管理局《关于商标行政执法中若干问题的意见》第7条第3款指出：“商品和服务使用相同或者近似商标的，易使消费者对商品和服务的来源产生混淆的，该商品与服务应当认定为类似。”
就本案而言，与工商行政管理局解决注册商标与企业名称争执的不同之处在于，法庭面对的是在适用反不正当竞争法时，如何决定注册商标与知名商品表示（商号、服务商标等）的优先关系问题，即在知名商品表示与注册商标并存、竞合状态下，应如何调整二者的关系。
首先，在决定“注册商标与未注册知名商标的优先关系”时，即使在重视注册法律效果时代，法律学说也可归纳为两种立场，一种是以注册商标的取得与知名商标获得周知性时期的先后来决定二者的先后关系；另一种则是将知名商标（商品表示等）分为（1）具备周知性（知名）程度、（2）基于在先使用权的程度、（3）达不到这些程度的三个阶段，以在各阶段商标注册是否伴随着客观且实质性的瑕疵而进行了违法注册为标准，决定注册商标与知名商标（商品表示等）的优先关系。同时，后者主张，只要发生混淆，具有知名商标（商品表示）者即可基于反不正当竞争法阻止注册商标使用者，即在实际使用着的商标（商品表示等）到达获得了周知性（知名）阶段，存在有抵触关系的商标即使取得了注册，也应视为违反了反不正当竞争法的基本原则；至少在申请商标注册时，如果明知该商标已经处于使用中而仍进行商标注册申请的，应视为对他人商标使用行为的恶意。
由此可见，商品表示是否到达了“知名”阶段是上述两种立场的相同判断标准，所不同的是，前者将注册商标的取得作为判断先后顺序的始点，而后者则强调商标注册是否善意，并重视反不正当竞争法立法目的之一是解决“混同”问题。
回顾本案当庭质证、辩论的事实，由于原告企业在中途重新进行了法人设立登记，按照法律严格定义，应视为被告华程科贸公司的注册商标取得在先；但是，这一先后顺序并不直接妨碍对原告商品表示知名性的判断，因为，即使后发企业也可以通过商标、商号使用许可等获得知名商标或营业表示。本案的关键，也就是在理论上可能产生分歧的，是以注册商标的取得在先比较知名商品表示的先后顺序，还是以注册商标的实际使用作为判断先后顺序的标准。
在世界范围内，即使是采取注册主义的各国商标法，为了防止社会事实与注册实体的游离，而吸收采纳了使用主义的制度，其具体事例是不使用商标的撤销制度（参见商标法第44条第4项）、在先使用权制度等。
另一方面，从本文前面介绍可知反不正当竞争法对在先使用保护的目的。因此，笔者主张，以最先实际使用作为先后顺序的判断标准之一，并比较知名商品表示获得周知性的时期，求得在先使用排序；同时，在决定注册商标与未注册知名商标（商品表示等）的优先关系时，还应考察注册商标取得者的目的是否正当。
综上所述，就本案而言，应参照商标法有关在先使用的基本原则及有关规定，援用“在先使用反不正当竞争法适用除外”法理，并进行如下判断：
（1） 原告实际使用的“小肥羊”商品表示获得周知性（知名）的阶段性；
（2） 被告华程科贸公司申请注册“小肥羊”商标时，原告使用“小肥羊”商品表示的状态（是否知名），以及被告是否知晓原告商标使用状况；
（3） 比较原告使用的“小肥羊”商品表示的周知性（知名）时期，与被告“小肥羊”注册商标实际使用时间上的先后；
湖南省教育厅关于印发《湖南省教育厅科学研究项目管理办法》(修订稿)的通知
湖南省教育厅
关于印发《湖南省教育厅科学研究项目管理办法》(修订稿)的通知
湘教通[ 2006 ] 40 号
各高等学校：
为进一步规范科学研究项目的管理，我厅对原《湖南省教育厅科学研究项目管理办法》进行了适当修订，现将《湖南省教育厅科学研究项目管理办法》（修订稿）印发给你们，请遵照执行。
二OO六年三月九日
湖南省教育厅科学研究项目管理办法
（2006年第1次修订）
一、总 则
第一条 为了加强对湖南省教育厅（以下简称"省教育厅"）科学研究项目的管理，提高管理的科学化、规范化水平，确保高校科研工作有计划、有组织地进行，并主动适应社会主义市场经济的要求，建立科研工作与国民经济和社会发展、学科建设、人才培养紧密结合的运行机制，根据国家和湖南省科研项目管理有关文件，特制定本办法。
第二条 省教育厅科学研究项目适用于自然科学和哲学社会科学领域的科学研究，不适用于教学教改和其它一般性的工作研究。
第三条 省教育厅科研项目面向全省省属普通高等院校，分重点项目、优秀青年项目、一般项目（含本科院校一般项目、专科学校一般项目）三类。
重点项目主要支持重点学科、重点实验室、工程技术研究中心及博士、硕士学位点科研骨干，结合国家、地方经济和社会发展的重要需求，把握科学前沿，开展较为深入的创新性研究工作。
优秀青年项目主要面向青年科研骨干，支持其开展创新性研究，着眼于有较大发展潜力的青年科研人才的培养。
一般项目面向全体在职教师和科研人员，支持其根据国家、地方的一般性需求开展创新性研究工作，着眼于高校整体科研水平的提高。
重点项目研究年限一般为3－5年，优秀青年项目、一般项目研究年限一般为2－3年，研究起始时间均为次年的1月。
二、组 织
第四条 省教育厅负责颁布课题指南，编制年度科研计划，组织项目申报、评审、立项批准、中期检查及结题验收工作。
第五条 省教育厅聘请有关学科专家组成专家组。专家组负责对申报的各类项目进行评审，并参与重点项目和优秀青年项目的中期检查和结题验收。
第六条 高等学校科研管理部门，负责本校承担的科学研究项目的管理工作，并为项目的实施提供必要的条件。
三、项目申报
第七条 三类项目均实行“学校推荐、限额申报”，申报限额由省教育厅根据当年具体情况确定。
第八条 申报程序：
1．项目申请人根据我国特别是我省经济和社会发展的需要，或根据省教育厅颁布的课题指南确定研究领域和方向，并向学校科研管理部门提出申请，同时填写《湖南省教育厅科学研究项目申请书》。
2．学校科研管理部门组织学校学术委员会对本校教师或科研人员的申请项目进行评审，按照申报限额择优向省教育厅推荐，并签署推荐意见。同时，向省教育厅科学技术处报送《湖南省教育厅科学研究项目申请书》和《湖南省教育厅科学研究项目申报情况汇总表》。
3．申报自然科学类重点项目需到国家有关部门认可的查新机构进行科技查新，并提交相关查新报告。
4．省教育厅每年一次集中受理学校申报，不受理个人申报。
第九条 申报条件：
1．申请项目的研究目标明确，立项依据充分，拟采取的研究方法、技术路线及实验方案先进可行；国内外研究现状及发展趋势清楚，研究内容具有明显的创新之处；已有一定的研究工作基础和实验条件；预期成果切合实际；经费预算合理；项目研究人员应组成项目组，项目组成员一般为3-10人，人员结构合理，研究时间能够得到保证。
2．重点项目的申请人一般应具有高级专业技术职称，年龄在60岁以下；中级职称的申请人，应具有博士学位，在申报项目的研究领域内有较突出的成就。优秀青年项目申请人应具有硕士以上学位、未曾主持过该类项目且在受理申请当年1月1日未满40周岁，项目组成员以青年为主。一般项目申请人年龄不超过60岁。
3．承担省教育厅科学研究项目尚未完成（结题）的项目负责人，不准再申请。每人主持和参与的科研项目累计最多不超过2项。
四、立 项
第十条 科研立项坚持“科学、公正、公开、合理、择优”的原则。
第十一条 三类项目均由省教育厅科学技术处进行形式审查和分类汇总，并组织有关专家对经形式审查认定符合申报要求的项目进行评审，专家评审可采取会议或通讯的方式进行。
第十二条 项目确定：省教育厅科学技术处根据专家组评审意见，制订年度科学研究项目计划，报请省教育厅批准。
五、项目经费及管理
第十三条 项目经费分为省教育厅拨款和学校配套经费两个部分。对于重点项目、青年项目、专科学校的一般项目，高等学校应按与省教育厅拨款不低于1:1的比例提供项目配套经费，项目经费的使用与管理按配套后的总经费执行。本科院校的一般项目以学校资助为主，哲学社会科学类项目每项不低于0.5万元、自然科学类项目每项不低于1万元。
第十四条 项目经费实行专款专用，由项目学校负责管理，项目负责人按有关规定支配使用，任何单位、个人不得克扣或挪用，并接受省教育厅以及财政、审计等部门的监督、检查。
项目经费主要开支范围：
1．科研业务费：测试、计算、分析费，国内调研和学术会议费，业务资料费，论文印刷费、出版经费补助；
2．实验、材料费：原材料、试剂、药品、消耗品购置费，实验动植物的购置、种植、养殖费，标本、样品的采集加工费和检疫、包装运输费；
3．仪器设备费：专用仪器设备购置、运输、安装费，自制专用仪器设备的材料、配件购置费和加工费；
4．相关经费：除以上费用外，确因科研项目需要支出的经费。
项目经费不能用于出国、出境合作交流、办公室（实验室）装修、购买交通工具等所需费用。
第十五条 项目经费的使用情况，由学校财务部门按年度编制决算报告，分别报省教育厅科学技术处、财务建设处。
六、项目中期管理
第十六条省教育厅科学研究项目研究期过半需进行中期检查。中期检查的内容：
1．项目负责人及项目组其它成员投入的科研工作量及研究进度；
2．项目实施的科研条件；
3．学校配套经费到位情况，项目经费开支情况。
第十七条 重点项目、优秀青年项目的中期检查由省教育厅科技处组织进行。项目负责人需填写《湖南省教育厅高等学校科学研究项目中期检查报告》，由学校科研管理部门审查并签署意见，连同《湖南省教育厅高等学校科学研究项目中期检查情况一览表》报省教育厅科学技术处。学校报送中期检查材料的时间为每年6月的最后一周。一般项目的中期检查由学校科研管理部门制定办法并负责执行。
对没有按期开展中期检查的科研项目，学校要暂停该项目的所有经费支出；对没有按期组织中期检查的学校，省教育厅要扣减该校次年的项目申报限额。
第十八条 项目批准后不得擅自更换项目名称、承担单位和项目负责人。如确实需要进行适当调整时，由项目负责人提出申请并经学校科研管理部门签署意见后报省教育厅批准。
第十九条 省教育厅可对具有下列情况的项目做出撤销决定：
1．项目中期检查时,无论何种原因，一直未开展研究工作的；
2．项目实施情况表明，承担人不具备按原计划完成研究任务的条件或能力的；
3．项目负责人长期出国或因工作变动、健康等原因不能正常进行研究工作的；
4．未经批准擅自变更承担人或研究课题的；
5．项目研究已无法进行的。
撤销项目的科研经费由学校科研管理部门负责追回，抵作下年度省教育厅下拨给该学校的科研经费。
七、结 题
第二十条 项目完成预定的研究任务，并取得预期成果后应及时结题。
第二十一条 专著、论文、研究报告等研究成果必须在显著位置标注“湖南省教育厅资助科研项目”，英译写法统一为"A Project Supported by Scientific Research Fund of Hunan Provincial Education Department"。未标注的，不能作为结题依据。
第二十二条 重点项目、优秀青年项目的结题由省教育厅组织。申请结题需由项目负责人填写《湖南省教育厅高等学校科学研究项目结题报告》（一式二份），连同最终成果打印稿、专利证书、转让合同、鉴定证书、专著、论文等，向学校科研管理部门提出结题申请，由学校科研管理部门审查、签署意见、统一汇总并填写《湖南省教育厅科学研究项目结题情况一览表》，报省教育厅科学技术处。省教育厅科学技术处组织对结题材料进行审核或组织专家鉴定，符合结题要求的由省教育厅颁发结题证书。
一般项目的结题委托学校科研管理部门组织，结题材料的要求与重点项目、优秀青年项目相同，符合结题要求的由学校颁发结题证书，学校须填写《湖南省教育厅科学研究项目结题情况一览表》报省教育厅科学技术处备案。
第二十三条 结题时间：省教育厅科学技术处集中受理学校结题材料的时间为每年6月或12月的最后一周。
第二十四条 重点项目、优秀青年项目不能按时结题的，由项目负责人提出申请，经学校签署意见后报省教育厅批准。一般项目不能按时结题的，由项目负责人提出申请，报学校科研管理部门批准。经批准同意延期结题的科研项目可以延长研究期限1年左右。其它没有按时结题的，自计划研究年限终止年月起5年内不受理其新项目的申请；对项目完成质量优秀的项目负责人，通过适当的形式予以奖励。
第二十五条 各高等学校科研管理部门应积极做好研究项目成果的推广应用工作，并将有关情况及时报省教育厅科学技术处。
八、附 则
第二十六条 本办法自发布之日起实施，原办法同时废止。
第二十七条 本办法由省教育厅负责解释。
